La Sentencia de la Sección Civil del Tribunal Supremo de fecha 20 de abril de 2022, (puede descargarse el texto íntegro aquí), resuelve un caso de vulneración del derecho de una marca titularidad de una clínica dental por una red de franquicias dedicadas a la misma actividad, mediante el uso no consentido en el sistema de Google Adwords (actualmente denominado “Google Ads”).
Aunque no queremos desviarnos del tema principal, sí consideramos necesario explicar, al menos someramente, qué es Google Ads y, para este fin, resulta sumamente ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo, núm. resolución 105/2016, de fecha 26 de febrero de 2016:
«En líneas generales, el funcionamiento del sistema de publicidad en internet por referenciación es el siguiente: la empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave (keyword) por la que el usuario obtiene unos resultados que en el argot de internet se denominan «naturales», que han sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave.
Al mismo tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de Google , que es al que afecta el supuesto litigioso, se denomina adwords), que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la pantalla y suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante (advertising link).
El motor de búsqueda ofrece a las empresas un conjunto de palabras clave que pueden ser elegidas de forma automatizada. El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas. Una vez que un anunciante escoge una palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un internauta haga «clic» sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a la página web del anunciante».
Y he aquí el quid del caso resuelto recientemente por el Tribunal Supremo: la franquicia demandada utilizó, a través del sistema Google Adwords, como palabra clave la marca de la clínica dental demandante, de tal suerte que, al introducirse en el buscador de Google dicha marca, tanto en minúsculas como en mayúsculas, entre los resultados ofrecidos por el buscador de internet aparecían anuncios que incluían la marca de la demandante y el enlace a la página web de la demandada.
En este escenario, la clínica dental demandante interesó que se declarara la vulneración de su marca, así como que la demandada cesara en la utilización de su marca como criterio de búsqueda y enlace en internet con sus páginas web, bien mediante Google Adwords o cualquier otro servicio publicitario o de referenciación de internet y una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. La demanda fue estimada sustancialmente en primera instancia y en segunda instancia, aunque estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada, se mantuvo prácticamente inalterado el fallo de instancia.
La demandada recurrió ante el Tribunal Supremo alegando, entre otros motivos de impugnación, que «la doctrina jurisprudencial fijada por las sentencias de la sala Primera del Tribunal Supremo 105/2016, de 26 de febrero, y 94/2017, de 15 de febrero, que aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo de 22 de septiembre de 2011 (C-323/09), y que admite la utilización por un tercero de la denominación de una marca registrada en las keywords o palabras clave en el servicio publicitario de búsqueda Google adwords, por no utilizarse en ese acto el signo distintivo de la marca, sino solamente la denominación, y suponer ello una distintividad atenuada cuya utilización no puede prohibirse sin vulnerar la libre competencia, en aplicación de los artículos 5.2 de la Directiva 89/104/CE y 9.1.c) del Reglamento CE 40/94».
Pues bien, el Tribunal Supremo, repasando la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso Google France, -asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08-; y caso Interflora –asunto C-323/09-), concluye que «los servicios ofertados por la demandada en la página web de Vitaldent son idénticos a los ofertados por la demandante con la marca Clínicas Ortodoncis; y el término contratado como adword por la demandada coincide con la marca de la demandante. Bajo estas premisas, a la vista de cómo afloraba el anuncio, resultado de haber empleado el adword consistente en la marca denominativa de la demandante (Clínicas Ortodoncis), en cuanto que el anuncio con el link de la página web de Vitaldent iba precedido de la mención Clínicas Ortodoncis, consideramos correcta la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida de que se hizo un uso de la marca no consentido por su titular, para identificar servicios idénticos, y que este uso menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados. Esto es así porque, tal y como reseña el TJUE en la sentencia Google France y luego confirma en Interflora, la publicidad ofertada apenas permite al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero».
En consecuencia, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la demandada, manteniéndose inalterada la sentencia de segunda instancia.
Desde PALACÍN, HERNÁNDEZ & CRESPO Abogados quedamos a su disposición para resolverle cualquier duda o aclaración.