Si hace unos días veíamos un asunto en el que un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona no apreciaba infracción marcaria de unas galletas con forma de dinosaurios, ahora analizamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 18 de febrero de 2019, en su condición de Tribunal de Marcas de la Unión Europea por la que se ratifica la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea en la que se apreció, por un lado, que existía vulneración de la marca renombrada de ginebra “BEEFEATER” por la marca nacional “SOTA DE BASTOS”, y por otro, la concurrencia de un acto de competencia desleal hacia la distribuidora de la ginebra inglesa.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante refrenda la aplicación del art. 9.2.c) del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea realizada por la sentencia de instancia y la protección que confiere al titular de una marca renombrada en la Unión Europea, para concluir que «tras un extenso examen comparativo de los signos, que «existe una evidente e injustificada proximidad conceptual, formal y gráfica entre los productos BEEFEATER y SOTA DE BASTOS que excede en mucho cualquier tipo de coincidencia casual fruto del azar en el proceso creativo y de diseño«». A continuación, se acompaña una imagen comparativa de ambas marcas:
Junto al elemento de vinculación existente entre las citadas marcas, la Sentencia establece que «se dan los elementos que caracterizan esta circunstancia de la ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca: i) las marcas de ALLIED son renombradas, hecho no controvertido en el presente litigio; ii) del estudio de mercado aportado como documento número 18 de la demanda se deduce el elevado grado de conocimiento por el público destinatario de las características más relevantes de las marcas y de la botella de los actores; iii) existe un elevado grado de similitud entre los signos por el elevado número de coincidencias y por el impacto visual de conjunto; iv) los productos son idénticos, en ambos caso, son botellas que contienen ginebra» y considera que:
«el uso de los signos gráficos por la demandada y el conjunto de la botella que comercializa tienen por finalidad atraer la atención del consumidor habida cuenta de la reputación, fama y prestigio de las marcas de ALLIED y de la botella comercializada por PERNOD, de lo que se aprovecha indebidamente la apelante para obtener una ventaja comercial sin ofrecer a cambio ninguna compensación económica».
Finalmente, por la parte demandada-apelante se discute el importe de las indemnizaciones a las que ha sido condenada al pago, si bien la Audiencia considera que, respecto de la indemnización por la infracción de marca, se ha acogido el criterio de la regalía hipotética del art. 43.2.b) de la Ley de Marcas, que no exige prueba de la existencia de daños, y en cuanto a la distribuidora, se atiende únicamente al beneficio obtenido por la parte demandada mediante la comercialización de sus botellas de ginebra, siendo igualmente irrelevante el concreto daño que haya podido sufrir el perjudicado.