La presente entrada versa sobre la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona de fecha 11 de enero de 2024 (puede descargarse el texto íntegro aquí) pionera en nuestro país por resolver un caso sobre derechos de propiedad intelectual por el uso y exposición de obras artísticas plásticas en formato físico y digital, así como la creación de archivos digitales (NFTs, non fungible tokens) derivados de dichas obras.

Contexto del litigio

Una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, en nombre y representación de los herederos y derechohabientes de tres artistas plásticos, interpuso una demanda contra una sociedad perteneciente a un importante grupo textil nacional, alegando infracción de los derechos de reproducción, transformación y comunicación pública de cinco obras, así como de los derechos morales de divulgación e integridad, amparados por los artículos 14 y 17 de la Ley de Propiedad Intelectual («LPI»). En este sentido, solicitaba la cesación inmediata de los usos no autorizados, la retirada de los NFTs relacionados con las obras y una indemnización por daños y perjuicios que ascendía a más de 1,3 millones de euros.

El conflicto surgió cuando la sociedad demandada utilizó cinco obras plásticas adquiridas por otra sociedad perteneciente al mismo grupo empresarial en la inauguración de una tienda en la Quinta Avenida de Nueva York. Las obras fueron exhibidas físicamente junto con archivos digitales creados por criptoartistas, derivados de las obras originales, que fueron expuestos en plataformas como Opensea y el metaverso Decentraland. Estos archivos digitales no llegaron a ser acuñados en la blockchain como NFTs, pero la demandante consideró que se vulneraron los derechos de autor al no solicitarse autorización para la transformación de las obras ni para su exhibición digital.

Aspectos legales clave

El juzgador de instancia abordó múltiples cuestiones legales de relevancia en materia de derechos de autor, centrando la controversia en dos puntos clave:

1. Derecho de exposición pública del propietario del soporte material: La demandada argumentó que, como propietaria de las obras físicas, tenía derecho a su exposición pública sin necesidad de solicitar autorización a los autores o derechohabientes, conforme al artículo 56.2 LPI. Este precepto otorga al propietario del soporte de una obra plástica el derecho a exponerla públicamente, salvo que dicho derecho haya sido excluido en el contrato de adquisición, lo que no ocurrió en este caso.
2. Derechos patrimoniales y morales de los autores: la parte actora alegaba que la demandada infringió los derechos de transformación, reproducción y comunicación pública al derivar nuevas obras digitales basadas en las originales sin la debida autorización, así como los derechos morales de los autores. Sin embargo, el juzgador de instancia consideró que los derechos de reproducción y transformación no habían sido vulnerados, ya que las obras digitales creadas constituían una nueva creación artística con originalidad propia y sin propósito comercial, lo que impide considerar la existencia de una infracción de dichos derechos.

Aplicación de la doctrina del “fair use” y el uso inocuo

Una parte esencial del fallo se sustentó en la doctrina del uso inocuo (ius usus inocui) y del fair use anglosajón, a pesar de ser esta última ajena al sistema jurídico español. El juzgador de instancia recurrió a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de abril de 2012 para justificar la aplicación de esta doctrina en el derecho español, afirmando que el uso transformador de las obras originales para crear los NFTs fue legítimo, ya que no causó perjuicio alguno a los derechos patrimoniales de los autores. El uso de las obras fue considerado justo e inocuo, ya que su propósito no era comercial ni publicitario, y la transformación de las obras no afectó a su integridad ni a su valor original.

El artículo 21 LPI define la transformación de una obra como cualquier modificación que derive en una creación distinta. En este caso, el juzgador de instancia concluyó que los archivos digitales creados no constituyeron una mera reproducción de las obras originales, sino que, al añadir elementos nuevos, se trataba de una transformación legítima que no requería autorización de los autores.

Además, el tribunal examinó los cuatro factores que la doctrina del fair use valora:

1. Propósito y naturaleza del uso: Se consideró que el uso fue no comercial y transformador, al crear una obra derivada con fines artísticos y sin lucro.
2. Naturaleza de la obra original: Aunque se trataba de obras creativas, su uso respetó el reconocimiento de los autores, incrementando su difusión y prestigio.
3. Cantidad de obra utilizada: Aunque se utilizó la totalidad de las obras originales, la transformación fue lo suficientemente significativa como para justificar su uso.
4. Efecto en el mercado: El tribunal concluyó que no hubo un impacto negativo en el mercado de las obras originales ni un perjuicio económico para los autores.

Resolución del caso

El juzgador de instancia desestimó íntegramente la demanda interpuesta, considerando que no hubo infracción de los derechos patrimoniales ni morales de los autores, no acogiendo las acciones de cesación e indemnización por daños y perjuicios. Además, se impusieron las costas a la parte actora, por haber actuado con mala fe y temeridad al litigar, al haber rechazado las ofertas de solución amistosa presentadas por la demandada.

La sentencia destaca por establecer un precedente sobre el derecho de exposición pública del propietario de una obra frente a los derechos de autor en el ámbito digital y virtual, y por la aplicación de la doctrina del fair use en un contexto de NFTs y metaversos.

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