La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de septiembre de 2023, (puede descargarse el texto íntegro aquí), resuelve el litigio promovido por una conocida marca de tónica contra dos empresas distribuidoras, a las que imputaba una infracción marcaria al haber comercializado, desde el año 2009 al 2014, «17.270.400 botellas de tónica con las marcas Schweppes, que habían sido adquiridas en Reino Unido, donde habían sido introducidas con esas marcas por Coca-Cola, titular de las marcas en Reino Unido».

Las distribuidoras demandadas se opusieron alegando el agotamiento del derecho de marca previsto en el art. 36.1 de la Ley de Marcas, que establece que:

«El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento».

Si bien el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona desestimó la demanda interpuesta contra las distribuidoras, la Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, revocando la sentencia de primera instancia, condenó a las distribuidoras, entre otras cuestiones, a «cesar de toda importación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución en España, de cualesquiera productos identificados con la marca Schweppes, los cuales no hayan sido fabricados por la mercantil Schweppes, S.A. o con la autorización de Schweppes Limited», así como a una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Las distribuidoras demandadas recurrieron la sentencia de segunda instancia ante el Tribunal Supremo, y éste resolvió lo siguiente:

-Se parte del hecho de que «se ha producido una fragmentación de la marca Schweppes, pues desde 1999 concurren el grupo Schweppes Orangina y el grupo Coca Cola como titulares de la marca Schweppes en diversos estados dentro y fuera del Espacio Económico Europeo (EEE)».

-Tras dicha fragmentación, existían los siguientes ocho indicios que mostraban cómo la titular de la marca en España (grupo Schweppes Orangina) había realizado una conducta tendente a reforzar la imagen de marca global y única, con la consiguiente confusión entre el público relevante sobre el origen empresarial de los productos identificados con la marca: «a) Acceso a la publicidad de los productos Schweppes británicos a través de la web de Schweppes Limited, titular de la marca española. b) Que Schweppes Limited ha asumido como propio el territorio del Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales. c) El uso en la publicidad institucional de Schweppes Limited y de Schweppes SA, respectivamente titular y licenciatario de la marca en España, de la imagen de productos ingleses. d) Diferencias mínimas en la presentación de los productos. e) La conservación de las referencias al origen británico y la vinculación con Reino Unido. f) La actuación marcaria paralela. g) La colaboración empresarial entre Schweppes Limited y Coca Cola en Holanda. h) La comercialización en EEMM, donde la marca es titularidad de Schweppes Limited, de tónicas inglesas«».

-Esa conducta tendente a reforzar la imagen de marca global y única, -generando confusión entre el público sobre el origen de los productos-, constituye una de las dos salvedades establecidas por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, (STJUE de 20 de diciembre de 2017 -asunto C-291/16-) por las que «el titular de la marca española (Schweppes) no puede «oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión», concurra alguno de los dos casos siguientes: a) el primero, que el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta; y b) el segundo, que existan vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad».

-Pues bien, el Tribunal Supremo, tras analizar todos y cada uno de los ocho indicados indicios, considera que «todos estos indicios son relevantes y permiten alcanzar la conclusión de que, tras la fragmentación de la marca Schweppes en el año 1999, Schweppes International Limited, titular de las marcas en España, había seguido promoviendo de forma activa y deliberada la apariencia o imagen de una marca global y única, lo que contribuía a reforzar una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos identificados con esta marca Schweppes», por lo que estima el recurso de casación interpuesto por las distribuidoras demandadas al infringirse el art. 36.1 de la Ley de Marcas y revoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.

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